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Edição de sexta-feira , 21 de dezembro de 2018.

Apple continuará a usar, no Brasil, a marca iPhone



A 4ª Turma do STJ negou provimento a recurso especial interposto pela empresa IGB Eletrônica (dona da marca Gradiente), e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que sustentavam a exclusividade de uso da marca Iphone (com ´I´ maiúsculo) no Brasil. Com a decisão, a IGB (que está em recuperação judicial) poderá continuar a utilizar a marca G Gradiente Iphone, registrada por ela, porém sem exclusividade sobre a palavra “iphone” isoladamente.

A controvérsia iniciou em 2013, quando a estadunidense Apple ajuizou ação contra a IGB Eletrônica e o INPI visando à nulidade parcial da marca mista G Gradiente Iphone, registrada pela IGB em 2008 (e que fora pedida seis anos antes), “para designar aparelhos eletrônicos e acessórios de sua linha de produção”.

Na petição inicial, a Apple sustentou que desde 2007 utiliza a marca iPhone, “que atende a todos os requisitos legais básicos para que um sinal se caracterize como marca de produto, conforme o artigo 122 da Lei 9.279/96, nº ao contrário de sua concorrente Gradiente”.

A Apple alegou ainda que o pedido de registro da marca mista, feito no ano de 2000, foi equivocadamente deferido pelo INPI em 2008, visto que o termo “iphone” foi empregado pela Gradiente apenas como simples descrição da funcionalidade de acesso à internet oferecida por seus produtos, não oferecendo nenhuma força distintiva à marca.

A ação ajuizada pela Apple foi julgada procedente na primeira instância, decisão mantida na apelação. O IGB e o INPI entraram com recurso no STJ.

Em seu voto, o ministro relator do recurso especial, Luis Felipe Salomão, destacou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, prevendo o ordenamento jurídico limites tanto na especificidade, quanto na territorialidade.

Conforme o voto, também é preciso levar em consideração as hipóteses em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, vincula os consumidores aos produtos e serviços oferecidos por determinada empresa, como é o caso da Apple.

“No que diz respeito às marcas, reitere-se que sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal do cliente e a prática do proveito econômico parasitário” – afirmou o relator.

O ministro também reconheceu “a sugestividade do termo empregado na marca mista” e ressaltou que, sob essa ótica, a IGB terá que conviver com os “bônus e os ônus” pelo emprego em sua marca mista de termo já consagrado por outra empresa.

A conclusão do voto destaca que “o uso isolado da marca Iphone por qualquer outra empresa que não a Apple poderia causar consequências nefastas à empresa, já o uso da marca mista não traria prejuízo nem para a empresa norte-americana, nem para a Gradiente, pois jamais induziria qualquer consumidor a erro”. (REsp nº 1688243 – com informações do STJ e da redação do Espaço Vital).


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